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复审无效决定评析

创造性判断中关于“容易想到”的考量
发布时间:2017-08-04
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  【弁言小序】

  对于看似简单的技术特征,在发明构思中也有其特定的作用,当面对“在对比文件的基础上容易想到”的主张时,应该更加慎重地考量“容易想到”的基础“对比文件”中是否提供了“想”的起点。本文通过一个具体案例,展示创造性评述中应如何对是否“容易想到”进行考量。

  【理念阐述】

  “容易想到”是创造性评述中最为常用的评述方式之一,尤其是对于看似简单的区别技术特征,在没有证据进一步支持的情况下,专利权无效宣告请求人或评判者又认为该特征没有很高的技术含量,就会拿出“容易想到”这一杀手锏。对于“容易想到”的评述规范,我国专利法、专利法实施细则以及《专利审查指南》中均没有明确规定。相较于对比文件给出结合启示、公知常识证据佐证,“容易想到”是创造性评述中看起来较为“简单粗暴”的评述手段。正因如此,当采用“容易想到”否定专利权创造性时,专利权人通常意见颇大。

  笔者认为,创造性评述中“容易想到”看似简单好用,但实际上,一个具有说服力的“容易想到”更需要合理的逻辑分析和推理。

  “容易想到”,从字面上理解可以分为“容易”和“想到”。在创造性评述中,笔者认为,“想到”二字至少包含了“谁去想”“在什么基础上想”“为什么想”“如何想”四个层次,只有在以上四个层次层层“打通”的情况下,权利要求的方案才能称之为“容易”,才满足了“容易想到”的要求。

  关于“谁去想”,这个通常没有争议,指的是本领域技术人员。但在运用中,技术手段是否在该领域中具有广泛的应用是该步骤中应当注意的问题。有的技术手段虽然在其他领域被熟知,但在案件的领域中并未见使用,那么,即便是再简单的特征,也不能认为是“本领域技术人员”会去“想”的解决方案。

  关于“在什么基础上想”,创造性判断中,判断者会基于权利要求与对比文件比对后的区别技术特征,从而在现有技术中寻找手段,若是常见的手段,则认为该特征是容易想到的。实质上这种思路忽略了“容易想到”的基础。“容易想到”不能够脱离对比文件公开的内容,应该从对比文件的基础上进一步去想,其意义在于,如果对比文件的技术方案不需要用区别技术特征的手段进行改进或者根本不可能改进为本专利的技术方案,即便该手段在本领域中再常见,也不能够用容易想到来评述权利要求的创造性。

  “为什么想”是指本领域技术人员为什么要对对比文件的技术方案进行改进,也就是为什么要解决区别技术特征实际解决的技术问题。该步骤是“容易想到”中关键的一环,是本领域技术人员寻求技术手段的前提。只有要解决的技术问题是显而易见容易提出的,本领域技术人员才有动机在容易想到的技术手段中寻找能够解决该问题的手段,否则,“容易想到”在这里走向终结,不论手段有多公知,都不能应用于对比文件中形成权利要求的技术方案。

  最后是“如何想”,也就是采取什么样的技术手段来解决上述技术问题。在上述3个环节正确考察的基础上,该环节便只要立足本领域技术人员,客观考察技术手段是否是本领域常用的技术手段即可。若是,权利要求的技术方案就很容易的呈现在本领域技术人员的眼前;若非,“容易想到”则是不成立的。

  综上,区别技术特征是否简单、是否在本领域司空见惯并不是得出技术方案是否“容易想到”这一结论的唯一因素,“容易想到”的判断需要经过“谁去想”“在什么基础上想”“为什么想”“如何想”推理,谨慎地得出结论。

  【案例演绎】

  某专利权无效宣告请求案涉及一种新型反应烧结碳化硅节能网状板,其权利要求保护的技术方案为:“一种新型反应烧结碳化硅节能网状板,包括棚板(1),在棚板(1)上开设有多个通孔(2),多个通孔(2)交错设置,所述棚板(1)为矩形,通孔(2)为沿棚板(1)长度方向设置的条形孔。”

  专利权无效宣告请求人主张权利要求中的“通孔(2)为沿棚板(1)长度方向设置的条形孔”是在对比文件1公开内容的基础上容易想到的。

  对比文件1公开了一种节能陶瓷耐火承烧板,陶瓷耐火承烧板为正方形,其面部是平整的平面,其底部平面布满纵横斜向排列的筋,筋之间形成空格,在每个空格内均设有一个通孔,通孔可选择圆孔、方孔、多边形孔或不规则形状孔,以采用圆孔为最佳。

  专利权无效宣告请求人对于容易想到的具体理由为:对比文件1中记载了通孔可以选择多边形孔和不规则形状孔,基于此本领域技术人员就容易想到采用条形孔。

  该案涉及对于通孔形状这一看起来非常简单的特征是否是“容易想到”的判断。若按照无效宣告请求人的判断思路,条形孔是常见的孔的形状,做成条形孔不困难,对比文件也公开了采用不同形状孔,权利要求的技术方案是容易想到的。但若按照之前提到的思路,是否会得出不一样的结论呢?

  首先是“谁去想”。该案中是耐火材料领域的技术人员,在该步骤中,应该与请求人的主张不存在争议。

  其次是“在什么基础上想”。请求人的主张中也提出了在对比文件1的基础上想,对于基础而言也是一致的。更明确一些应该是在对比文件公开的面部是平整的平面,其底部平面布满纵横斜向排列的筋,筋之间形成空格,在每个空格内均设有一个圆通孔,通孔可选择圆孔、方孔、多边形孔或不规则形状孔,以采用圆孔为最佳的正方形陶瓷耐火承烧板的基础上进一步去想。

  再者是“为什么想”。也就是人们为什么要把对比文件1上述方案中的圆孔、方孔、多边形孔或不规则形状孔改变成条形孔?根据涉案专利的说明书记载,条形孔的设置目是“棚板形状为矩形,条形孔占用棚板较少的横向面积,可以使矩形棚板宽度方向保持足够的强度,在保证通孔面积(过火面积)的同时保证棚板具有足够的强度”。在这步中人们就需要分析该技术问题是否是本领域技术人员容易从对比文件1的技术方案中发现并提出的技术问题。

  由对比文件1的技术方案可知,对比文件1中的承烧板为正方形板,不存在本专利矩形棚板宽度方向强度的技术问题,即对比文件1中不需要解决权利要求2中“条形孔”要解决的矩形棚板宽度方向强度的技术问题。

  最后是“如何想”。对比文件1中还记载了“陶瓷耐火承烧板板底平面布满筋、空格和通孔,通过模压、烧结而成,使承烧板的结构发生变化,强度更好了,由于承烧板底部布满空格和通孔……进而使承烧产品底、面受热基本一致”。可见对比文件1通过改变制造工艺以及在承烧板上加筋来解决了加强强度的技术问题,并非通过选择空的形状来解决这一技术问题,因此也无法给出通过孔形状的选择改变强度的技术启示。

  基于上述分析,基于对比文件1的技术方案,本领域技术人员无法想到要去提出本专利想要解决的技术问题,从而也就没有动机去获得权利要求2保护的技术方案,即便各种形状的孔对本领域技术人员而言均是显而易见的,将条形的孔应用于矩形板上的技术方案也不能够从对比文件1的方案中容易想到。

  可见,在“容易想到”的判断中,条形孔、圆孔以及各种形状孔的差别并不是是否容易的决定因素,“容易想到”需要通过一条完整的推理逻辑才能够得出合理的结论。在推理的过程中,任何一个环节的缺失均会导致结论的不正确,因此笔者认为,在创造性判断中,评判者对于“容易想到”应持着负责、严谨的态度使用。(国家知识产权局专利复审委员会 耿萍)