首页» 交流互动» 知识讲座

知识讲座

如何运用专利法第九条的例外规定
发布时间:2017-07-13     来源:中国知识产权报
打印
  我国专利法第九条规定:“同样的发明创造只能授予一项专利权”。但同时还规定了一种例外情况:“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。”

  实践中,申请人也经常采用针对同样的发明创造既提交实用新型专利申请又提交发明专利申请的做法。在发明专利申请的实质审查过程中,审查员会发出“不符合专利法第九条的规定”的审查意见。但是,很多代理人对专利法第九条的理解可能存在偏差,鉴于此,笔者对专利法该规定进行了进一步的分析研究,以期能够对代理人的工作有所帮助。

  为何要同时提交两种专利申请?

  根据《专利审查指南》的规定,“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请(或专利)中存在保护范围相同的权利要求。与新颖性的判断标准不同,在判断是否属于“同样的发明创造”时,应当对权利要求书的内容进行比较,而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。如果有至少一项权利要求的保护范围完全相同,则应当认为属于“同样的发明创造”。如果并不存在保护范围相同的权利要求,则即便说明书的内容相同,也应当认为不属于“同样的发明创造”。

  那么,申请人为什么要对同样的发明创造既提交实用新型专利申请又提交发明专利申请呢?

  在很多人看来,既然“同样的发明创造”指的是权利要求的保护范围相同,鉴于费用的原因,貌似并无两种专利都申请的必要,但实际上,与可能获得的利益相比,费用其实是微不足道的。

  我国针对实用新型专利申请采取初步审查制度,从提出专利申请到授予专利权所需时间较短。而针对发明专利申请则采取早期公开、实质审查制度,从提出专利申请到授予专利权需要较长的时间。但是,发明专利权的保护期限为20年,实用新型专利权的保护期限为10年。再者,针对二者的创造性要求也不同,发明专利要求“具有突出的实质性特点和显著的进步”,而实用新型专利仅要求“具有实质性特点和进步”。

  因此,如果申请人同日对同样的发明创造既提交实用新型专利申请又提交发明专利申请,则很快就能够被授予实用新型专利权,从而使其发明创造及时获得专利保护。另一方面,在发明专利申请符合授权条件的情况下,通过声明“放弃实用新型专利权”,就可以被授予发明专利权。这样,申请人既能够享受发明专利权所提供的20年的保护期限,又不必担心其发明创造不能获得及时的保护。另外,申请人还可以根据发明专利申请的审查情况,判断权利的稳固程度,从而决定是否要放弃实用新型专利权而获得发明专利权。

  同时提交申请需具备什么条件?

  当“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”时,什么情况下才能被授予发明专利权?

  我国专利法第九条规定,“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权”。此外,我国专利法实施细则第四十一条规定,“同一申请人在同日(指申请日)对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利;未作说明的,依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”。

  根据上述规定可知,申请人在采取“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的做法时,若想获得发明专利权,需要满足以下规定:

  1.实用新型专利申请和发明专利申请必须是“同日”提出的。这里的“同日”指的是“申请日”,而不是“优先权日”。

  2.申请人“应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利”。具体而言,申请人需要勾选发明专利请求书的第21栏“声明本申请人对同样的发明创造在申请本发明专利的同日申请了实用新型专利”和实用新型专利请求书的第18栏“声明本申请人对同样的发明创造在申请本实用新型专利的同日申请了发明专利”。专利法实施细则第四十一条中规定的“未作说明”既包括在提交两件专利申请时均未进行说明的情况,也包括仅在提交其中一件专利申请时未作说明的情况。

  3.先获得的实用新型专利权尚未终止。

  4.申请人声明放弃实用新型专利权。

  实际代理中需要注意哪些事项?

  笔者认为,正因如此,代理人在实际工作中需要注意以下事项:

  首先,在申请人指示“针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”的情况下,要确保在同日提交两件申请,并且务必在请求书中分别作出说明。

  其次,在收到审查员发出的审查意见通知书后,首先需要仔细核对权利要求书的内容,确认是否存在保护范围相同的权利要求。如果确实存在,则需要进一步核对是否是“同日”提出、是否在请求书中分别作出了说明。如果上述3个条件均满足,则需要查阅实用新型专利的法律状态,确认实用新型专利权是否尚未终止。只有在上述4个条件都满足的情况下,才可以提示申请人能够通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权,否则就需要对权利要求进行修改,使得二者的保护范围不同。

  第三,若申请人采取放弃实用新型专利权的应对策略,需要针对实用新型专利权提交放弃声明,并且在答复审查意见通知书时,陈述已经提交了放弃声明的事实。若申请人采取修改权利要求的应对策略,则应当在答复审查意见通知书时,陈述二者已经不属于“同样的发明创造”的意见。

  最后,当收到发明专利的授权通知书时,确认实用新型专利权是否正确地进入了放弃专利权的程序。(王培超)